Licentieovereenkomsten

Een licentieovereenkomst is een overeenkomst waarbij aan een (andere) partij een bepaald recht wordt gegeven. In de meeste gevallen gaat het om de verlening van een gebruiksrecht ten aanzien van een intellectueel eigendom. Denk aan een recht op gebruik van een merk, octrooi of een auteursrechtelijk beschermd werk (bijvoorbeeld software). De inhoud van een licentieovereenkomst verschilt al naar gelang het object dat in licentie wordt gegeven. Maar er zijn artikelen die in de meeste licentieovereenkomsten terugkomen. 

De inhoud van de overeenkomst en partijen

Partijen zijn vrij met elkaar af te spreken wat zij willen. Licentieovereenkomsten verschillen van andere overeenkomsten doordat zij betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten waarvoor een eigen wettelijke regime geldt. De partijen dienen altijd met hun volledige statutaire naam te worden vermeld. Indien een partij een natuurlijk persoon is verdient het de voorkeur de naam volledig uit te schrijven.

Onderwerp van de licentie

Duidelijk moet worden omschreven wat er wordt gelicenseerd. Bij een merk zal de merkregistratie bij de overeenkomst worden gevoegd. Bij een octrooi het aanvraagnummer en/of publicatienummer van het octrooi in het Octrooiregister en een beschrijving van het octrooi. En bij software een beschrijving van de software. Omvang van het gebruiksrecht Naast de omschrijving van het te licenseren object, zal de omvang van het gebruiksrecht moeten worden vastgelegd. Zo zal een licentie kunnen worden verleend voor een bepaald territorium waarbinnen het merk of het octrooi mag worden gebruikt. Bij softwarelicenties zal het gebruik van de software kunnen worden beperkt tot één onderneming of zelfs één gebruiker of PC. De licentie kan verder exclusief of niet-exclusief zijn. Met een exclusieve licentie wordt doorgaans bedoeld dat de licentiegever slechts aan één licentienemer binnen een bepaald gebied een licentie verstrekt. Een niet-exclusieve licentie ziet op het omgekeerde geval: meerdere licentienemers in een bepaald gebied. Omdat de termen exclusief en niet-exclusief geen wettelijke termen zijn, verdient het aanbeveling niet slechts een van beide termen te gebruiken maar deze ook te definiëren in de overeenkomst zelf. De omvang van het recht is de essentie van de licentieovereenkomst zodat daar bijzondere aandacht aan moet worden besteed bij het opstellen van de licentieovereenkomst.

Duur van de overeenkomst

Licentieovereenkomsten kunnen voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd worden afgesloten. Zeker bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd zal het nuttig zijn een artikel op te nemen over de wijze van beëindiging van de overeenkomst. Het bepalen van een opzegtermijn kan geschillen voorkomen. Beide partijen weten dan bij het aangaan van de overeenkomst waar ze aan toe zijn in het geval de andere partij de overeenkomst wenst te beëindigen.

Vergoeding

Voor de licentie zal in de meeste gevallen worden betaald. Er bestaan diverse manieren van berekening van de vergoeding. Zo kan een vast bedrag per maand/jaar worden overeengekomen. Maar ook betaling op basis van verkochte exemplaren van een product (“royalties”). Als wordt afgerekend op basis van verkochte producten, zal in de overeenkomst een artikel kunnen worden opgenomen waarbij de licentiegever het recht krijgt controles uit te laten voeren naar de juistheid van de opgegeven verkopen. Hoewel in de meeste gevallen die controles uitblijven, is het wel een stok achter de deur in het geval er twijfel bestaat over de juistheid van de verkopen. Welke vorm van betaling het meest voor de hand ligt, hangt af van het te licenseren product en de verhouding tussen partijen. Fiscale aspecten spelen hier ook een rol. Zeker in het geval binnen één concern licenties worden verstrekt.

Aansprakelijkheid en garanties

Licentiegever en licentienemer zullen beiden bepaalde garanties wensen van de ander. Zo zal de licentienemer doorgaans een verklaring wensen van de licentiegever dat hij bevoegd is tot het verlenen van de licentie. Ook zal de licentienemer een vrijwaring wensen voor schade voor het geval een derde partij een vordering instelt wegens schending van intellectuele eigendomsrechten. Doordat partijen vrij zijn af te spreken hoe zij hun relatie willen regelen, kan de overeenkomst naar believen worden aangevuld. Houd daarbij in het achterhoofd dat de overeenkomst ook voor derden (bijvoorbeeld een mediator, rechter of arbiter) duidelijk moet zijn. Een goed contract bewijst zijn waarde in het geval van een geschil.

Meer informatie

GMW advocaten heeft ruime ervaring in het opstellen van licentieovereenkomsten en staan u graag bij in onderhandelingen. Heeft u vragen over licentieovereenkomsten of wilt u direct een zaak voorleggen? Neem dan contact op met de sectie Onderneming & Insolventie.

Zie ook

   

Advocaten